青本備忘録~特許法第48条の7~

本条について;
平成14年の一部改正に伴って新設された規定であり、先行技術文献情報(36条4項2号)が適切に開示されていないときに、審査官がその旨を出願人に通知するとともに、出願人がその通知に対して意見を述べることができる旨を規定したものである。

趣旨;
この通知は、拒絶理由通知ではなく、その前段階である「事前通知」という性格を有し、審査官が必要に応じて通知できるものである。これは、先行技術文献情報が適切に開示されていないことをもって直ちに拒絶理由とすると、審査官は最良の余地無く上記要件を満たしていない出願全件に対して一律に拒絶理由を通知せざるを得ず、かえって審査負担が生じて審査の迅速化に反することとなるため、審査官が必要と認めた場合にのみ、事前に通知ができることとしたものである。


青本備忘録~特許法第14条~

本条について;
二以上の者が共同して特許出願、審判請求等の手続をした後は、全員の不利益になるような手続を除いて、その後の手続について各人が全員を代表すべき旨を定めたものである。

趣旨;
特許出願、審判請求等の手続自体については、別に38条、132条等の規定がある。旧法の解釈においても、各人が互いに代表するのは利益行為についてのみであって、いわゆる不利益行為については代表しないものとされていたが、この場合の不利益行為とは、具体的にどの手続とどの手続を指すかは必ずしも明瞭ではなかった。現行法においては、この点9条に規定する代理人の権限の場合と同様、代表する権限のない手続を具体的に明示したのである。


青本備忘録~特許法第9条~

本条について;
日本国内に住所又は居所を有する者の委任による代理人の権限について規定したものである。

趣旨;
在外者の代理人にあっては前条に規定するように、在外者が代理権の範囲を制限しない場合には一切の手続について代理権を有するわけであるが、本条の場合は民法103条又は民事訴訟法55条2項の場合と同様不利益行為について特別の授権がない限り代理権を有しないという考え方で規定されている。

旧法には本条のような規定はなく民法103条の解釈によって運用していたわけであるが、具体的手続が代理権の範囲内であるかどうかについて明瞭でない場合も少なくないので、現行法においては具体的に手続の条文をあげ特別の授権を要する場合を規定したのである。


青本備忘録~特許法第8条~

本条について;
在外者の代理人に関する規定である。

趣旨;
もし、このような規定をおかないときは、特許庁が在外者に手続きする場合も直接その者に対してせざるを得ず、到底その煩にたえ得ない。

「住所」とは;
各人の生活の本拠をもって住所とする(民法23条)。

「居所」とは;
住所のように生活の本拠ではないが多少の時間的継続をもって人が住んでいる場所をいう。なお、住所が知れない場合又は日本に住所を有しない者については居所をもって住所とみなすこととされている(民法23条)。

「特許管理人」とは;
本条の代理人は通常の委任による代理人と異なり包括的な権限を有する。こうした事実に着目して、特許管理人という特別の名称を付したのである。


青本備忘録~特許法第65条~

本条について;
出願公開の場合の仮保護について規定したものである。

趣旨;
出願公開は、特許出願の内容を一般に知らせるものであるから、第三者はその内容を実施することが可能になる。そこで自己の発明を第三者に実施されたことによる出願人の損失を填補するためにその実施をした者に対する補償金請求権を認めることとしたのである。

1項について;
特許出願人は、出願公開された特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をした後特許権の設定の登録までの間に、業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許されていたとした場合に実施料相当額の補償金の支払を請求することができる。

警告を要件とした理由;
補償金請求権は、この規定により創設するものであり、その範囲を明確にするためである。そして、警告があった後は、たとえそれが特許出願に係る発明と無関係に発明した自己の発明である場合であっても補償金を支払わねばならないことになる。このことは、別の面からみれば、出願公開公報に載ったというだけでは、第三者がその特許出願に係る発明であることを知っているものとは推定されないということである。というのは、出願公開は、審査を経ていない特許出願について行われるものであり、しかも特許掲載公報にくらべて発行される量も多いので、これをすべて読むことを第三者に義務づけるのは適当ではないからである。

なお、警告をしない場合であっても実施者が出願公開に係る発明であることを知って業として実施していた場合は補償金を請求できる。ただし、この場合は知っていたことの立証は出願人が行わなければならない。また、その実施者がその出願に係る発明が特許になった場合に、その特許権に対し有効に対抗できる地位、たとえば先使用(79条)、職務発明の場合の使用者等の地位を有する者であるときは、補償金を支払う義務を負わない。

2項について;
補償金請求権を行使することができる時期は特許権の設定の登録があった後である旨を規定したものである。これは出願公開された出願のうち約半分はその後の審査により、拒絶されている状況であるから、そのような不安定な段階で請求権の行使を認めると後に拒絶された場合の利害関係の調整が面倒なので、審査が終了して特許権の設定の登録が行われた後に行使を認めることとしたのである。

4項について;
補償金請求権と特許権との関係について規定したものである。すなわち、補償金請求権は、出願公開から特許権の設定の登録までの間における実施に対して生ずるものであり、特許権の設定の登録後の実施には、なんら関係ないものであるとしたのである。

「発明の内容を記載した書面」とは;
この書面は明細書のコピーである必要はないが、少なくとも、①出願公開の番号、②出願公開の年月日、③特許出願の番号とともに、④特許請求の範囲に記載されている発明が当業者に理解できる程度にその内容を記載しているものであることを要する。

「書面を提示して警告」とは;
発明の内容を業界紙等に掲載して行う警告は、相手方が特定されていないので、ここにいう警告には入らない。郵便その他使者によるものでもよいが、具体的に特定の相手方に対して行った場合に限られる。


青本備忘録~特許法第64条の2~

本条について;
出願公開の請求について規定したものである。

1項柱書について;
出願公開を請求できる者は特許出願人のみであることを規定している。

出願公開がされている場合に出願公開の請求をすることができないとした理由;
既に出願公開が行われた出願については、再度出願公開を行う必要がないためである。

パリ条約等による優先権主張がなされた出願については、優先権証明書の提出がされていない場合に出願公開の請求をすることができないとした理由;
優先権を主張するとの出願人の意思が確定しないまま出願公開を行うことは、第三者にとって不利益を生じる虞があることによる。

外国語書面出願については、翻訳文の提出がない場合に出願公開の請求をすることができないとした理由;
翻訳文の提出がなければ公報の発行及びその準備に入ることができないことによる。

2項について;
出願公開の請求があった場合には、すぐに公報発行準備に入ることとなるが、公報発行準備が終了した後には、出願公開の請求を取り下げたとしても、公開公報の発行を止めることが間に合わないため、公開公報が発行されてしまう事態が生じるおそれがあることから、出願公開の請求は取り下げることができないこととした。


青本備忘録~特許法第64条~

本条について;
出願公開について規定したものである。

趣旨;
審査の遅延により、出願された発明の内容が長期間公表されず、そのため、企業活動を不安定にし、また重複研究、重複投資を招いているという弊害を除去することである。

出願公開の時期を特許出願の日から1年6月とした理由;
優先権主張を伴う特許出願とそうでない特許出願とを平等に扱わねばならないため、出願公開の時期を第一国出願から起算することにした。そうすると、優先権証明書の提出期間が第一国出願から1年4月(43条2項)であり、それに出願公開の準備期間を考慮すると公開できる最も早い時期が1年6月ということになる。また早期公開制度を採用している諸外国がいずれも1年6月で公開していることもある。

出願公開の対象について;
出願公開の対象となるものは、特許掲載公報が発行されていない特許出願である。

3項について;
提出された要約書に記載した事項を技術情報として有効に機能させるためには、短い期間内に速やかにその質を一定水準以上にする必要があるため、要約書に記載した事項に不備がある場合には、当該事項に代えて、特許庁長官は、自ら作成した事項を特許公報に掲載することができることとした。


青本備忘録~特許法第35条~

本条について;
本条は、従業者等のした発明についての取扱い、とりわけ特許を受ける権利の帰属関係及び使用者等から従業者等への対価の支払について規定したものである。

1項について;
職務発明の範囲を明らかにし、その職務発明について従業者等が特許を受けたときは、使用者等はその特許権について通常実施権を有する旨を規定したものである。

職務発明について従業者等が特許を受けたときは、使用者等がその特許権について通常実施権を有するとしたのは、両者の間の衡平ということを考えたものにほかならない。すなわち、職務発明がされるまでには、使用者等も直接間接にその完成に貢献していることを参酌したものである。

2項について;
いわゆる予約承継について規定したものである。予約承継を禁じた理由は、発明前における契約はとかく従業者等の不利なものになりがちであるので、従業者等を保護し、ひいては発明意欲を増進せしめるためにほかならない。

3項について;
職務発明について使用者等に特許を受ける権利等を承継させた場合の対価を受ける権利について規定したものである。

4項について;
職務発明について特許を受ける権利等が承継された場合に支払われる対価について、契約、勤務規則その他の定めにおいて定めることができることを明らかにしたものである。

不合理性の判断は、手続面と実体面の双方につき、対価の額が決定されて支払われるまでの全過程における各要素を総合的に評価して行われるが、その評価に際しては手続面が重視して考慮される。

具体的には、本項に、「対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況」、「策定された当該基準の開示の状況」、「対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況」等を考慮して判断が行われることが規定されている。

このように手続面を重視して、不合理と認められるものであるか否かにつき、全過程を総合的に判断することにより、実体面を重視して不合理性を判断することの現実的な困難を回避し、私的自治に対する過剰な介入が防止される。また、使用者等と従業者等が対価の額を決定し支払うまでの過程において、適正な手続が行われることが期待される。

職務発明に係る権利等の承継等の対価について、完全に私的自治に委ねることが適切ではない理由は、使用者等と従業者等とは立場の相違があり、一般的・類型的に、使用者等の側に情報が偏在し、従業者等において自由な意思決定に基づく意思を表明することが容易ではないという事情が存在するからである。

5項について;
契約、勤務規則その他の定めにおいて、「相当の対価」についての定めがない場合又は定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められる場合における「相当の対価」の額の算定について定めたものである。

「契約、勤務規則その他の定め」とは;
契約、就業規則、労働協約などが代表的であるが、必ずしもこれらに限定されるものではない。

「その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献」とは;
当該発明の完成までに行う負担や貢献のみならず、当該発明の完成後にそれを事業化するために行う負担や貢献等を広く含む。例えば、当該発明の特許出願手続に必要な費用の負担や当該従業者等以外の者の関与、当該発明の事業化に必要な費用の負担や改良活動、当該発明の事業化の過程で必要な営業活動等、様々な事実・事情が含まれる。

「その発明に関連して使用者等が行う・・・従業者等に対する処遇」とは;
例えば、当該発明の完成や事業化に基づき、当該従業者等に支払われた対価以外の金銭的利益(例えば、賃金の上昇)や、地位又は論功行賞等の待遇の向上等が考えられる。

「その他の事情」とは;
例えば、当該発明を完成させるため又は事業化するために使用者等が失ったリスクや選択機会等が考えられる。


青本備忘録~特許法第34条~

本条について;
本条は、特許を受ける権利の承継について規定したものである。

1項について;
特許を受ける権利は発明をすることにより生じるものであるから、特許を受ける権利の承継という行為は特許出願前にされることもあり得るわけであるが、その承継については適当な公示手段もないので特許出願をもって対抗要件としたのである。

4項の場合においては届出をもって効力発生要件としているにもかかわらず、1項の場合は第三者対抗要件としたのは、もし1項の場合も4項の場合同様に効力発生要件とすると特許出願前においては特許を受ける権利の承継をすることができないということになり、そうなると社会の実情から考えて不便が多いからである。

4項について;
本項の場合は、旧法と異なり、届出をもって効力発生要件とした。これは特許権の移転等についての改正と同じように権利の帰属関係を明確にするためである。

なお、本項について相続その他の一般承継については除外しているが、もし除外しない場合は、相続等の事実が発生した時点から承継の届出がなされるまでの間は権利者はいないという事態が発生するので、それを防ぐためのものにほかならない。したがって、相続その他の一般承継の場合は届出なくして承継の効力が生ずることになる。

「相続その他の一般承継」とは;
相続のほかには、会社合併、包括遺贈等が含まれる。


青本備忘録~特許法第33条~

本条について;
本条は、特許を受ける権利について規定したものである。特許を受ける権利は国家に対して特許を請求する権利であるから公権であるとともに請求権であり、かつ、財産権の一種であるということができる。

1項について;
特許を受ける権利は移転することができる旨を規定したものである。特許を受ける権利が財産権であることを考えれば別段の禁止規定がない限り移転することができるのは当然のことともいえるが、特許を受ける権利が公権であり請求権であることを考えるとなんら規定のないときは移転することができないのではないかという疑いも生じてくるおそれがあるので、注意的に規定したものである。

2項について;
特許を受ける権利は質権の目的とすることができない旨を規定するが、抵当権の目的とすることもできないことはいうまでもない(抵当権の目的とするためには、抵当権の目的とすることができるという規定が積極的になければならない)。ただ、譲渡担保についてはこれを禁じる趣旨でないことは旧法の解釈と同じである。

3項について;
特許を受ける権利が共有に係る場合の持分譲渡の制限について規定したものであるが、その趣旨は、特許権が共有に係る場合にその持分の譲渡について制限したことと同じである。すなわち、有体物の場合にあっては同時に同一物を複数人が利用することは不可能であるが、又は相当の制約が伴うが、発明は数多くの人が同時に利用する場合でもなんら制約が伴わず、それぞれの者が完全に実施することができる。しかも、発明の実施はその実施に投下する資本と、関与する技術者如何によっては著しく違った結果を生み出すものであるので、特許を受ける権利の持分の移転を全く自由にするときは、持分の譲渡がされて共有者が変わることにより他の共有者の持分の価値も著しく違ってくる場合があるのである。このような結果の生じることを防ぐため、持分の譲渡には他の共有者の同意を要するものとしたのである。


青本備忘録~特許法第18条の2~

本条について;
行政処分の適正化を目的として、出願人等が行った不適法な手続であってその補正をすることができないものについて、従前運用として行っていた不受理処分を「却下処分」として規定し、かつ、処分前に意見陳述の機会を与える旨の規定を新たに設けたものである。

「却下するものとする」とは;
特許法18条(手続の却下)の規定では「却下することができる」としているのに対して、本条では「却下するものとする」としているのは、本条が不適法でかつ補正不能な手続についての却下処分の原則的な規定であり、そのような手続については他の方法をとる裁量の余地がないことによる。


青本備忘録~特許法第18条~

1項について;
17条3項の規定により特許庁長官が指定した期間内に手続の補正がされない場合及び特許料が納付されない場合の処置について規定したものである。本項では「却下することができる。」と規定してあり、却下するか否かは特許庁長官の裁量権に属するのである。

2項について;
請求項の数を増加させながらその分の出願審査請求料を納付しないのは出願人にその出願を維持する意思がないものとして出願を却下することにしたものである。


青本備忘録~特許法第17条の4~

本条について;
訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正ができる時期について規定したものである。

1項について;
無効審判の手続において訂正を行う場合の訂正した明細書又は図面の補正ができる時期について規定したものである。この場合は、訂正が認められる期間(答弁書提出期間)が経過した後は、原則として補正を認めず、例外として拒絶理由通知に対する応答期間又は職権審理の結果の通知に対する応答期間に限り補正が認められる。

2項について;
訂正審判において訂正した明細書又は図面の補正ができる時期について規定したものである。この場合は、1項の場合と異なり、審理終結通知がなされるまで(156条3項の規定により審理が再開された場合は、再度審理終結通知がなされるまで)は補正を認めることとした。訂正審判の場合に比べ、無効審判における訂正した明細書又は図面の補正時期を制限した理由は、補正により無効審判の審理対象が頻繁に変更されると、迅速かつ効率的な審理の妨げになる場合が生じうるからである。


青本備忘録~特許法第17条の3~

本条について;
要約書について補正ができる時期について規定したものである。

出願公開の請求があった後は、出願日から1年3月以内であっても要約書の補正を認めないこととした理由;
出願日から1年3月以前においても出願公開の請求がなされた場合には出願公開が行われることとなり、出願公開の請求があった出願については出願公開の準備に入るからである。


青本備忘録~特許法第17条の2~

本条について;
明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時期及び範囲について定めたものである。

誤訳の訂正を目的として補正を行う場合には、誤訳訂正書の提出を義務づけるとともに、誤訳訂正の理由を記載させることとした理由について;
①翻訳文の記載が外国語書面の記載に基づき補正された事実が明確となり、
②第三者が外国語書面を照会し、外国語書面に記載された事項に基づく誤訳の訂正であるかどうかを判断する際の負担が軽減されるとともに、
③審査における外国語書面のチェック負担も軽減されることになるからである。

3項の趣旨;
従来は、明細書又は図面の補正について、願書に最初に添付された明細書又は図面の要旨を変更する補正は認められないことが規定されていた(旧53条1項)が、この規定は、願書に最初に添付された明細書又は図面に記載されていない事項である新規事項であっても、明細書又は図面の要旨を変更しない限り補正を行いうるため、迅速な権利付与、第三者の監視負担の増大等の問題があったのみならず、主要国と比べても特異な規定であった。

このため、明細書又は図面の補正については、主要国と同様に願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならないことが規定され、制度の国際的調和、権利付与の迅速化及び第三者の監視負担の軽減が図られることとなった。

4項の趣旨;
平成18年の一部改正以前は、拒絶理由が通知された後に発明の内容を大きく変更することにより、技術的特徴の異なる二つの発明について審査官の判断を受けることが可能であった。しかし、発明の単一性の要件(37条)の趣旨に鑑み、このような補正を禁止することとした。

5項の趣旨;
最後の拒絶理由通知以降の特許請求の範囲についてする補正を、先行技術文献調査の結果等を有効利用できる範囲内に制限している。さらに、分割出願制度の濫用抑止の観点から、50条の2の規定による通知を受けた場合についても同様の制限が課される。

5項2号の趣旨;
特許請求の範囲の限定的減縮(例えば、発明特定事項を下位概念化するもの)については、既に行った先行技術文献調査の結果を有効に活用して迅速に審査を行うことができるため、これを認めることとしたものである。

「最初の拒絶理由」とは;
原則として、出願人にはじめて指摘する拒絶理由を通知するものをいい、第一回目の拒絶理由通知はもとより、第二回目の拒絶理由であっても、最初の拒絶理由に対して補正がなされなかった請求項等に対して、はじめて通知する拒絶理由を含むものは、最初の拒絶理由である。

「最後の拒絶理由」とは;
原則として、最初の拒絶理由に対する補正により通知することが必要となった拒絶理由のみを通知するものである。

「産業上の利用分野および解決しようとする課題の同一」とは;
産業上の利用分野の同一とは、技術分野が一致する場合のほか、技術分野が密接に関連する場合も含まれる。また、解決しようとする課題の同一とは、課題が完全に一致する場合のほか、課題をより概念的に下位にしたものである場合や課題が同種である場合も含まれる。